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威尼斯wns.9778〔专利保护〕上

2019-08-30 18:50栏目:国际新闻

  美国是全球最大的药物与生物技术市场之一,因此对于许多国内药企而言,将其技术推广到美国市场是非常重要的发展目标。当然,企业进军美国市场的方式有很多,其中很好的一个策略是寻求熟悉美国法规与市场投资者的协助。投资者可提供资金、技术以及策略上的帮助,或直接收购技术或整个企业,再把技术带到美国市场进行拓展。

        (四)宣告专利无效的法律后果

  再者,若专利文件中列举了不正确的发明人,其可能遭受到上述专利权不完整的风险。例如,若专利文件将非发明人列为发明人,且该人士没有与公司签订专利转让合同,被侵权者可辩称公司没有完整的专利权,即使公司可以在诉讼中证明该人士并非发明人且无专利权可以转让。因此,企业在提交专利申请时应列举正确的发明人,以避免日后无谓的纷争。

        (1)在本职工作中作出的发明创造;

  专利的权利要完整

        (二)专利无效宣告制度的法律意义

  提交的文件要全面

        利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

  根据美国专利法的相关规定,只有对专利权利要求进行构思的人才能被列为发明人。只是根据构思者的指示开展工作的人,或只是管理构思者的上司,都不能列为发明人。在进行专利诉讼时,侵权者可以以发明人清单不正确为由,主张专利无效。

        发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利又可分为产品发明专利与方法发明专利两种,前者是指具有一定形状与结构的固体、液体、气体的产品,例如机器设备、生产原料、药物、日用品等;而后者是指制造产品的方法,例如制造机器的方法、培养微生物的方法等。

  发明人清单应正确

        实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

  在学术期刊发表研究成果时,研究人员常在文章署名中列入多位作者。许多对于研究只有些许贡献的人士都会挂名。然而,若以同样的方式列举发明人,则很有可能对于专利的有效性造成致命伤。

        另外,若委托第三方专利代理机构提交专利申请,必须与专利代理机构签订书面的委托协议,就委托费用、服务内容、违约责任等内容作出明确的约定,尤其应当加入保密条款,确保专利代理机构对技术承担保密义务。

  美国专利是属于发明人的,除非每一位发明人各自签约,将其专利权转让给公司,公司不会拥有完整的专利权。在进行专利诉讼时,完整的专利权非常重要。若公司不拥有完整的专利权,侵权者可以向拥有部分专利权的发明人(或从发明人那里取得该部分专利权的第三者)取得专利权或取得专利许可。若侵权者拥有部分专利权或专利许可,则只拥有部分专利权的原告公司就无法成功进行专利侵权诉讼。因此,在进行尽职调查时,投资者势必会确认被投资者是否拥有完整的专利权。

        企业在技术研发的过程中,由于研发尚未完成,尚不能申请专利保护,因此请务必特别注意对该技术进行保护,此时的技术可是作为企业的商业秘密,应当采取必要的保密措施防止第三方知晓,进而避免他人利用企业的研究成果抢先申请专利。

  数年后,斯坦福大学控告Roche公司专利侵权。Roche公司辩称因为其子公司和发明人签署过转让合同,其拥有部分专利权,故其行为不构成侵权。最终,法院判定因为发明人已经转让了其专利权给Roche子公司,斯坦福大学并未获得任何此发明人的专利权。虽然发明人与斯坦福大学签约时间较早,但当发明人与斯坦福大学签约时,发明人尚未将其具体的专利权利转让给斯坦福大学(因为合同中只是表示发明人将来会同意转让其权利)。随后,在发明人与Roche子公司签约时,发明人将其权利转让给子公司(因为合同中明确表示发明人在当下转让其权利),斯坦福大学因此败诉。可见,合同中的措辞用语非常重要。

        实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

  笔者认为,从投资者的立场来看,是否投资一家中国企业或收购其技术,其重点考虑的因素之一是被投资者的专利布局质量。唯有拥有较为完善的美国专利布局,技术持有者(无论是投资者或被投资者)才能安心地在美国境内开发、使用或销售应用了此技术的产品与服务。作为美国执业律师,笔者通过介绍关于美国专利法的相关要点,希望为相关企业提供参考和借鉴,以增强投资者进行投资的意愿。

        按照我国《专利法》第四十七条的规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”从该规定可以看出,无效宣告的法律后果包括三层法律意义。

  美国专利商标局要求申请人在提交专利申请时,向其提交与该专利申请相关的每一位人士(each individual associated with the filing and prosecution)所知悉的可专利性的重要资讯(all information known to be material to patentability),例如先前技术文献等。该规定非常重要。若申请人因各种理由,如担心专利申请无法获得授权,而不提交此类文献,即使获得了专利授权,将来的竞争对手仍可能以不公平行为为由,抗辩专利权无法行使。不仅如此,不公平行为影响的不只是专利中的单一权利要求,其将影响整件专利,甚至是从此专利衍伸出的分案以及延续案的相关专利。

        (三)疾病的诊断和治疗方法;

  以上列举的要点只是投资者在进行尽职调查时常常会注意的部分内容。投资的标的额越大,尽职调查会越详尽。笔者建议,相关企业在与投资者协商之前,应事先设想好投资者会着重调查的要点,并将专利组合梳理至最佳状态,以吸引投资者的目光。(苏瑛泰 封 丽)

        外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

  要取得完整的专利权,不是要求发明人签订一份专利权转让合同那么简单,合同的用词也非常重要,因为某些词汇在美国专利法下有特殊的意义。例如,在2011年美国联邦最高法院Stanford v. Roche一案中,一位发明人在任职于斯坦福大学时,与该校签订了专利转让合同。在合同中,该发明人同意转让(agree to assign)其专利权。在任期间,他又与Roche公司旗下子公司合作,该子公司要求他签订了另一份专利转让合同。根据该合同,他在当下转让(do hereby assign)其专利权。

        现有技术检索过程中应重视专利文献的检索,世界知识产权组织(WIPO)研究显示,全世界发表的研究成果中专利占90%~95%,其他文献只占5%~10%,善用专利信息,可缩短60%的研发时程、并减少40%研发经费。

       专利权是指专利权人对发明创造享有的独占权利,即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。

        专利申请是一项技术含量非常高的活动,专利撰写人员不但需要对技术有充分的了解,还需要对专利制度,包括申请制度有充分的了解,同时由于专利申请文件中的权利要求与专利权保护范围密切相关,若权利要求描写不当,将导致该专利成为一张废纸,或者因权利范围过小而无法制止他人的侵权行为,或者因权力范围过大而存在被申请无效的风险。

        规模较大的公司,尤其是研发型公司,应当建立完善的专利申请内部评估、审批制度。内部审批机构可以由技术部门负责人、市场部门负责人、法律事务负责人等组成,评估内容应当包括:

        (6)专利申请是一项技术活,应委托专业的代理机构办理。

        第三十九条    发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

        首先,发明专利保护的技术包括产品与方法两种;而实用新型只保护产品的形状、构造。也就是说,如果涉及生产方法,则只能申请发明专利,而不能申请实用新型专利。

        (2)对于一些特殊的领域,《专利法》明确规定无法授予专利权:科学发现,例如自然现象、自然界的新元素等;智力活动的规则和方法,例如教学方法、游戏规则等;疾病的诊断和治疗方法;动物和植物品种;用原子核变换方法获得的物质;对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的起主要标志作用的设计等。

        申请发明的,应当提交以下材料:发明专利请求书、说明书(必要时可以有附图)、权利要求书、摘要等文件。发明专利请求书应当写明发明的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项;说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图;清楚、简要地限定要求专利保护的范围。按照《专利法》第五十九条的规定,专利权的保护以最终批准的权利要求内容为准,因此权利要求对于专利而言处于最为核心的地位。

        第二十八条    国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。

        中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托依法设立的专利代理机构办理。

        (3)专利申请日及其法律意义

        实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

        授予专利权的外观设计不得与他人在中请日以前已经取得的合法权利相冲突。

        (三)专利审查流程

        申请实用新型专利的,应当提交以下材料:实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及附图等材料。与发明专利不同的是,实用新型必须提交附图,而发明专利则根据实际需要提供。

        以下专利检索路径供参考:

        (2)申请专利的可行性评估,即对该技术的新颖性、创造性、实用性进行初步审核,确认其是否符合《专利法》授予专利权的实质性条件;

        (1)该技术通过何种方式保护更优,是通过商业秘密保护还是通过申请专利的方式进行保护;

        在实践中,我们经常发现,很多企业不懂得专利授权的相关法律规定,在未提出专利申请之前便将产品对外发布,然后再提出专利申请,即使该专利获得授权,也存在着极大的法律风险,因为一旦竞争对手发现前述情况,其便可据此申请宣告专利无效。当然,如果产品仅仅是在制造阶段,尚未进入流通领域,则不会造成新颖性的丧失。

       (三)专利的种类

        (3)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造;

        外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

        第四十一条    国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人。

        两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

        实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实践中又有人称之为“小发明”,当然这并不是一个准确的法律概念。

        按照我国《专利法》第二十二条的规定,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性三个基本要求。

        (3)申请外观设计所需要提交的材料

        当然,创造性判断是一个复杂的分析过程,其受主观影响较大,很难有一个统一、量化的标准。即使是国家知识产权局的审查员,他们对同一技术是否具有创造性,也可能会出现不同的审查意见。

        创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该 实用新型具有实质性特点和进步

        授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

        提交申请的方式不同,申请日的确定方式也不同,若现场提交,则以现场验收合格日为申请日;若以邮寄方式提交,寄件的邮戳日为申请日。

        而对于外观设计专利,授予专利权同样需要满足最基本的条件:

        案例参考

        本案原告浙江某电器有限公司(以下简称浙江某公司)针对名为“电炒锅”的某外观设计专利提出的无效宣告请求,国家知识产权局专利复审委员会经过审理后作出决定认为,浙江某公司提交的证据均不能支持其无效宣告请求的理由,故依据《专利法》第二十三条的规定,维持涉案专利有效。

        由于申请专利需要满足新颖性、创造性等实质性要件,企业在产品研发立项前,应当对现有技术进行充分检索。否则,公司花了巨大的人力、财力所获得的研发成果可能早已是公知的信息或者已经被第三方取得了专利权。

        除了上述三项基本的构成要素之外,一项技术要申请专利,还必须满足一些消极的条件:

        第二十二条    授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

       3.时效性:专利权具有时间限制,国家赋予专利权人独占权利,但该权利存在有效期间,该期间一旦届满,则该专利技术便成为公有技术,任何第三方都可以自由实施该技术。就我国而言,发明专利的保护期限为自申请之日起二十年,实用新型及外观设计的保护期限为自申请之日起十年。该期限为固定期限,不可以申请续延。

        (4)主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。此处所述本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

        如果企业在技术研发过程中需要与他人合作,请务必注意签订相关合作合同,并在合作合同中对知识产权的归属问题进行明确约定。未作权属约定或者权属约定不明所带来的后果可能是极为严重的,企业不但不能因此获得竞争优势,反而会浪费大量的研发成本。

        (1)拟申请专利的技术不得违反法律法规、妨害社会公德和社会公众利益,例如在我国赌博机、盗窃专用设备、吸毒器具显然是无法获得专利保护的。

        第二十五条    对下列各项,不授予专利权

        被告认为,徐某1999年12月15日已从第一原告处退休,而系争专利是2001年2月向国家知识产权局申请的,不是在执行本单位任务或主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。2000年9月,第二年原告与上海市青浦区科学技术委员会签订的《上海市青浦区新产品开发项目合同》(以下简称《开发合同》)约定该项目的专利申请权和专利权属于项目发明人,根据该约定系争专利权属于两被告所有。

        新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

        美国专利商标局权利全文检索:http://patft.uspto.gov/

        另外,两个以上单位或者个人合作完成的发明创造,除另有协议以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。

        从以上规定可以看出,对于职务发明,公司有义务给予发明人相应的物质奖励。对于公司而言,应当制定合理的奖励制度,一方面可以激发研发人员的研发热情,促使其能够为公司创造出更多的专利技术,另一方面,可以避免因奖励制度不明确而导致研发人员依据《专利法实施细则》的规定起诉公司。

        (二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

        (1)申请发明专利所需要提交的材料

        判断一项拟申请专利的技术是否满足新颖性要求,需要查询该技术在向国家知识产权局提出申请之日前,是否以书籍、杂志、专利文献、宣传手册等形式公开发表过,是否公开制造、销售过类似的产品,或者以其他方式被公众所知悉。

        然而由于专利审查过程中的一些主、客观因素,比如审查员主观上对创造性的判断存在不当,新颖性检索系统不完备导致检索结果不全面等,再加上专利审查制度本身存在的问题,例如实用新型、外观设计专利申请不作实质性审查,难免存在一些不应当获得授权的专利申请却拿到了专利证书,业内将这种本不应当获得授权的专利成为“问题专利”。在这种情况下,专利无效制度的设置便显得尤为重要,专利无效制度可以使社会公众、尤其是与该已授权专利有利害关系的竞争对手有机会表达自己对该“问题专利”的意见,如果他们认为授予专利权违反了《专利法》的规定,则可以提出无效宣告申请,纠正国家知识产权局错误授予专利权的行为。

        (2)专利申请的受理

        原告上海某通信电器国际有限公司(以下简称第一原告)自己上海某电器有限公司(以下简称第二原告)起诉称,被告徐某等两人作为原告的总工程师,在本职工作中,利用公司的人力、物力,在公司的前两项专利的基础上所做的“一种低压断路器”的改进技术应属职务发明,故前述专利的专利权应属原告,故此向上海市第一中级人民法院起诉。

        申请专利无效应当向国家知识产权局专利复审委会提出,专利复审委员会会根据请求情况进行审查,必要时会召集申请人与专利权人进行口头审理。

        因此,专利申请应当由经过专业培训并具有专利代理人资格的专业人士办理,然而我国专利市场上存在大量的专利代理机构,各专利代理机构的能力与专业度各不相同,我们建议企业考虑选择实力雄厚、具有丰富经验的代理机构办理专利申请事宜,以保证专利申请的质量。

        从上述规定可以看出,提出专利无效的理由,只能是《专利法实施细则》第六十五条中明确列明的理由,若申请专利无效的理由不在上述范围内,专利复审委员会将不予受理,而进一步分析可以看出,第六十五条中所列举的理由全部为实质性的专利授权条件。

        4.公司应当建立职务发明奖励制度。

        对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。

        外观设计具有以下几个特点:

        二、专利申请

        法规参考

        案例二:原告上海某通信电器国际有限公司以及上海某电器有限公司诉徐某等两人专利权属纠纷案――职务发明中的专利权归属以合同约定优先

        发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

        我国《专利法》对申请专利的主体作了两大分类,一类是非职务发明,申请人为发明人本身;另一类是职务发明,专利申请人应当是发明人所在的单位。

        2.拟申请专利的技术在最终提出申请之前应注意采取保密措施。

        第二,授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

        3.专利申请的提交与受理

        2.创造性

        1.专利申请的主体

        按照《专利法》第四十一条的规定,专利申请人对国家知识产权局驳回其专利申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

威尼斯wns.9778,        按照《专利法》第四十五条规定,专利申请被授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

        (一)申请宣告专利无效的理由

        专利申请过程是一个比较漫长的过程,专利申请提出之后,国家知识产权局会对专利申请进行审查。

        第二十四条    中请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

        权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

        第二条    本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

        第三,实用新型保护期限比发明要短的多,前者的保护期限为十年,后者为二十年。

        (一)科学发现;

        对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,当事人还可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

        实用新型与发明具有一定的差异,主要体现在以下几点:

        (1)专利申请文件的提交

        2.实用新型

        也就是说,判断是否是职务发明,应当以“有约定从约定”为前提,如果没有约定,则员工在以下任意一项情况下所完成的发明创造为职务发明创造:

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